נוהג בארה"ב – אור ירוק ממשרד הפטנטים האמריקאי (USPTO) לתגובה לדחיות של זכאות נושא לפי 35 USC § 101

ב-4 בדצמבר 2025, מנהל USPTO, ג'ון א. סקווירס, פרסם מזכר (מזכר I) למגישי בקשות לפטנטים ולעוסקים בתחום הפטנטים, בו הזכיר להם את השימוש בהצהרות זכאות נושא (SMED) לפי 37 CFR § 1.132 (המכונה בדרך כלל “הצהרות 132”) ככלי נוסף להתגבר על דחיות לפי סעיף 101 (דחיות שטענו כי הנושא אינו זכאי לפטנט). למזכר (מזכר I) צורף מזכר נלווה, גם הוא מיום 4 בדצמבר 2025, שהופנה לגוף בוחן הפטנטים, שכותרתו "הצהרות זכאות נושא" (המזכר הנלווה).

על פי מזכר I, SMEDs ממלאים תפקיד ראייתי ייחודי בטיפול בדחיות של זכאות בנושא. המזכר התייחס הן להיבטים פרוצדורליים והן להיבטים מהותיים של SMEDs.

ההיבטים הפרוצדורליים התייחסו לנושאים הבאים:

SMEDs יש להגיש כמסמכים נפרדים. תוכן SMED צריך להתייחס רק לזכאות הנושא, ולא צריך לשלב בו הצהרות או עדויות הנוגעות לנושאים אחרים, כגון מובנות, למשל, שיקולים משניים ומוטיבציה לשלב הפניות. המזכר מחזק את נושא ההפרדה, וקובע כי “על ידי מתן עדות וראיות אובייקטיביות המתייחסות אך ורק לזכאות הנושא של ההמצאה הנתבעת, המבקש יכול להימנע מהסיכון של שילוב נושאים של יישום, תיאור בכתב, חידוש וברור מאליו עם נושאים של זכאות הנושא. זה מסבך את תיק הבקשה (התיק) ללא צורך.

אנשים המורשים לחתום על ה-SMED חייבים להיות בקיאים בעובדות המוצגות ב-SMED.. בהקשר זה, כפי שנדון במזכר הנלווה, SMEDS דומים להצהרות 132 אחרות, המאפשרות לכל אדם בעל ידע אישי וממשי על העובדות המוצהרות בהצהרה לחתום עליה. זו התנאי היחיד הנדרש כדי לחתום על SMED. אנשים אלה אינם מוגבלים לממציאים המוזכרים בשמם, אלא יכולים להיות גם עמיתים לעבודה של הממציא, מומחים או אנשים אחרים.

ניתן להגיש SMEDS באופן וולונטרי.  הגשות מרצון כאלה מקובלות, וייבחנו על ידי הבוחן, בתנאי שההגשה תתבצע במועד. SMED שהוגש במועד כולל גם חתימה מתאימה וסעיף הצהרה כוזבת מכוונת, בנוסף לעמידה בכל דרישות אחרות. SMED זה ייבדק על ידי הבוחן ויהפוך לחלק מהתיק, כולל, למשל, ערעורים.

ההיבטים המהותיים שהועלו כללו:

SMEDS לא יוסיף באופן לא נאות ליישום. ה-SMED אינו רשאי לכלול נושאים שאינם מופיעים כבר בטקסט ובשרטוטים של הבקשה, או נושאים המהווים תוספת לנושאים המפורטים בבקשה. כל נושא שפורסם מאוחר יותר או שנעדר בתחילה מהבקשה אינו מותר ב-SMED או בכל הצהרה אחרת. המזכר הנלווה מורה לבוחנים להעריך נושא זה תחילה בעת בחינת ה-SMED.

חייב להיות קשר בין הטענה לבין הראיות המובאות ב-SMED.  העובדות המוצגות ב-SMED חייבות להתייחס לטענות ולנושא המוזכר בהן. הצגת עובדות שאינן קשורות או אינן מתייחסות לטענות תביא לדחיית ה-SMED, והוא לא יירשם בפרוטוקול.

ה-SMED חייב לאמת עובדות טכניות.  SMEDs, כמו 132 הצהרות אחרות, חייבות להציג עובדות ולהימנע מהסקת מסקנות משפטיות.

SMEDs צריכים להיות מותאמים לדחייה הספציפית שעוברים. הבוחנים נוטים להתייחס בחיוב להצהרות ממוקדות ספציפית.

SMEDs נועדו להבהיר את התיעוד ולספק ראיות אובייקטיביות הרלוונטיות באופן ספציפי לזכאות לפטנט של ההמצאה הנתבעת.. כמה דוגמאות לכך הן:

• ה-SMED עשוי “להדגים כיצד אדם בעל מיומנות רגילה בתחום יפרש מפרט המתאר שיפור טכנולוגי כדי להראות שההמצאה הנתבעת זכאית לפטנט”.”
• בנוסף, מתוך המזכר הנלווה:
  • כאשר דנים בדחיית זכאות של נושא לתהליך מנטלי, ה-SMED צריך לספק עדות כעובדות בסיסיות על האופן שבו אדם בעל מיומנות רגילה בתחום יפרש את מגבלות התביעה, לאור המפרט, כבלתי ניתנות לביצוע מעשי במוח האנושי.
  • במקרה של המצאות הקשורות למחשבים, SMED עשוי: 1) לספק עדות מומחה, כעובדות בסיסיות, כדי לקבוע את מצב הטכנולוגיה העדכני נכון למועד הגשת הבקשה, וכיצד אדם בעל מיומנות רגילה בתחום יפרש את ההמצאה הנתבעת כמשפרת את תפקוד המחשב, או 2) להציג תוצאות של בדיקות השוואתיות אובייקטיביות כדי להראות את הביצועים העדיפים של ההמצאה הנתבעת על פני הטכנולוגיה הקודמת.
  • כאשר דן בדחיית זכאות של נושא בשל אי עמידה בדרישה של “היותו משמעותי יותר”, ה-SMED עשוי לספק טענות עובדתיות שלמרות שמרכיבי התביעה הם קונבנציונליים בנפרד, כאשר הם נבחנים כמקשה אחת, מרכיבי התביעה מסודרים באופן לא קונבנציונלי, כך שהם מהווים קונספט יצירתי, ובהתאם לכך “משמעותי יותר”.”

בהתחשב בנקודות אלה, למגישי בקשות לפטנטים יש כעת עילה נוספת מקובלת ומומלצת לערער על דחיות של זכאות לנושא.